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    论我国未注册驰名商标的反淡化保护
    2021-06-26 16:05   法学

    时至今日,我国商标法律制度可以说已经具备了现代商标制度的一切必备特征,尤其是2013年《商标法》的第三次修改被认为是一种“立足国内需要进行的主动修改,是我国商标法律制度的一次重大完善”,[1]是“商标法的本土化时期,实现了商标制度从被动引进到为我所用的转变”,商标法的“主要制度和基本功能已经比较齐全”。[2]与整体上商标法律制度的发展历程类似,包括反淡化在内的我国驰名商标制度也经历了一个从无到有、从混乱无序到较为有序完善的发展过程。尤其是2013年《商标法》第三次修改不仅明确了个案认定、被动认定、因需认定的驰名商标保护的基本原则,禁止用驰名商标做广告,而且对驰名商标制度的完善更被认为对“驰名商标法律概念的正本清源”“驰名商标制度的拨乱反正”和“推动驰名商标制度的理性回归”具有重要意义和积极作用。[3]

    然而,令人尴尬的是,2013年《商标法》刚实施就已经落后于时代,其驰名商标制度也未能避免这一弊端。2013年《商标法》自2014年5月1日起实施,旋即我国提出经济新常态概念,经济形势和经济发展方式发生剧变。与经济发展进入新常态和经济发展方式剧变相适应,2015年3月13日中共中央、国务院发布的《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》急剧调整了我国知识产权保护政策,我国开始“实行严格的知识产权保护制度”,发力创新。急剧调整的知识产权保护政策使得刚实施不久的2013年《商标法》猝不及防、极为尴尬,因为其并不符合严格知识产权保护制度的根本要求。于是,2013年《商标法》成为最短命的《商标法》修正版本,实施不足5年即又进行了一次修改,2019年《商标法》新增了旨在打击商标囤积和商标抢注行为的条款,大大提高了侵权法定赔偿的限额。2013年《商标法》固然因为形势的剧变而猝不及防,作为急就章的2019年《商标法》也仅仅针对商标实践中的突出问题而“头痛医头、脚痛医脚”,同样未能重构商标法的重要制度以适应新的知识产权保护政策。以驰名商标制度为例,2013年《商标法》和2019年《商标法》不仅采用了1999年世界知识产权组织《关于驰名商标保护规定的联合建议》(以下简称《联合建议》)第2条第2款规定的驰名商标认定可选标准中的最严格标准,而且没有对未注册驰名商标提供在不相同、不相类似商品或服务上的反淡化保护,均仅仅达到了相关知识产权国际公约规定的最低保护标准,实为知识产权适度保护政策的产物,对驰名商标的保护远非严格,不能适应严格知识产权保护制度的要求。

    限于篇幅以及我国驰名商标制度的重点问题之所在,本文仅分析未注册驰名商标的反淡化保护问题。[4]驰名商标反淡化保护的实质是什么?未注册驰名商标是否符合反淡化保护的这种实质?商标注册具有何种性质与价值?商标注册是否以及如何对驰名商标的反淡化保护产生影响?未注册驰名商标是否仅因“未注册”就不能受到反淡化保护?世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称TRIPS协定)16条第3款规定的“注册”条件是否构成未注册驰名商标反淡化保护的障碍?在严格知识产权保护制度下,我国商标法是否应该对未注册驰名商标提供反淡化保护,以及未注册驰名商标反淡化保护需要哪些新规则?显然,这些问题均是当前我国创新型经济发展和严格知识产权保护制度实施下完善驰名商标制度所必须回答的。

    一、反淡化保护的实质与未注册驰名商标反淡化保护的正当性

    反淡化保护和以混淆可能性为基础的传统商标保护产生于完全不同的社会背景,具有完全不同的基本性质与价值取向。那么,未注册驰名商标是否适应反淡化保护的这种基本性质和价值取向?是否具有反淡化保护的正当性?本文认为,尽管因保护动因的不同,寻求注册豁免的未注册驰名商标和寻求反淡化保护的注册驰名商标的确具有驰名认定的不同标准,[5]但是除了在注册形式上的不同之外,已经超过注册豁免所需影响力的未注册驰名商标与符合反淡化保护条件的注册驰名商标并无基本性质和价值取向上的根本差异,完全适应于反淡化保护,具有反淡化保护的正当性。

    (一)反淡化保护的实质

    尽管反淡化保护本身仍然是商标法中最具争议性的问题,但反淡化保护和以混淆可能性为基础的传统商标保护具有性质上的根本差异却已基本成为学界共识,两者的保护对象和价值取向截然不同,制度构造迥然有异。在保护对象和价值取向上,传统商标保护的对象是商标的来源识别功能,追求消费者保护的价值目标,而反淡化保护的对象则是商标的通信、广告、投资功能,追求商标所有人利益保护的价值目标。有学者指出,反淡化保护的“目的是保护商标所有人为创建具有特定品牌形象的商标而进行的投资”。“反淡化保护不只是着眼于保护消费者免受混淆或者保护市场的正常运行,而是旨在保护商标的‘唯一性’和‘吸引力’。它就是对作为其自己权利中的产品的商标吸引力和销售力的保护。与这种商标的解放(emancipation)——从纯粹的来源标志到具有决定性的产品特征——相对应的商标功能是传播、广告和投资的附属功能。”[6]不仅如此,“反淡化保护代表了商标保护的不同视角”,“淡化断绝了商标保护与商标侵权核心方面的消费者保护之间的联系,它着重于保护商标所有者的投资”。[7]因此,从传统的反混淆保护到反淡化保护“意味着一种实质上的变化,不仅有关功能理论,而且独占性商标权的运用都发生了重大变化”。在反淡化保护下,“商标代表着特定的品牌形象,禁止竞争对手混淆性使用相同或近似标志似乎是副产品,而不是使用独占权的主要目的”。[8]和传统商标保护不同,“反淡化法以生产者为中心,而不是以消费者为中心:它旨在防止因商标持有人以外的人使用商标而造成的驰名商标价值的下降”。[9]在制度构造上,传统商标保护坚持专业性原则,即基本上按照商品或服务的类别进行保护,商标权的效力基本限于相同或类似的商品或服务范围,而驰名商标的跨类反淡化保护则已经突破了传统商标保护的专业性原则,其商标权的效力已经不限于商标注册或使用的商品或服务范围,而是可以扩张到不相同、不相类似的商品或服务。[10]驰名商标的跨类反淡化保护是一种全新的商标保护模式,从根本上改变了商标保护的基本格局。

    归根到底,驰名商标反淡化保护与传统商标保护在保护对象、价值取向和制度构造上的差异是由这两种商标保护据以产生的不同社会背景及其所致商标性质的根本变化带来的。在两者据以产生的社会背景上,如果说传统商标保护是工业革命和生产社会的产物,反淡化保护则可以说是消费社会发展的必然结果。在消费社会,生产力的高度发展导致几乎每个行业都产能过剩,产品和服务之间的功能差异几乎消失。美国一家以对新车质量和长期可靠性的客户满意度研究而闻名的营销服务信息公司Power所作的一项调查显示,从1998年至2008年间,每辆汽车的总体质量平均从1.76个问题提高到了1.18个问题,将表现最好和最差的汽车品牌进行比较,可以看出不同汽车品牌在性能上的差异并不显著。根据2008年的调查,吉普每辆车有1.67个问题,而保时捷每辆车有0.87个问题,此处的问题包括诸如汽车座椅加热和其他配件之类的小故障,实际的质量差异可以忽略不计。在任何给定的汽车类别中,都有足够的选择,不会因质量或其他技术特性而有所不同。[11]在这种情况下,通过功能性产品属性获得竞争优势变得越来越困难。于是,营销人员寻求差异化的情感路线,开始建立品牌,赋予它们个性和象征品质。[12]通常,品牌(商标)传达的信息既可能是功能性的,也可能是情感性的。其中,功能性信息包括从事实元素(如来源、价格、产品特性和技术规范)到更一般和定义不太明确的元素(如产品特征的功能、质量、一致性和可靠性),而情感性信息包括所有的情感、感觉、情绪和态度。功能性信息在理论上可以得到事实检验,而情感性信息则是无形的、主观的。一些品牌(商标)主要注重功能的传达,而另一些则注重情感的传达。而今,可口可乐、万宝路和耐克等著名偶像性品牌传达的信息几乎完全是情感性的,没有功能性的内容。[13]于是,商标已经不再仅仅是来源标志,而是同时成为具有文化意义的标志。例如,“可口可乐”除了传达有关软饮料来源的信息外,还与自由、青春、欢乐和全球化联系在一起,“香奈儿”不仅代表香水和服装,而且代表特有性、智慧和欧洲风情,著名商标已经嵌入了消费者所信奉的价值观、愿景和理想,已经作为文化标志而在社会中占有重要的地位。[14]与此相适应,“消费从人们生活必需的物质条件变为显示社会身份与品位的标志,消费品的符号意义超过了其原来具有的实用意义”。[15]“消费过程不仅是商品使用价值实现的过程,而且是其社会生命与文化生命展现的过程。消费者通过消费商品的文化内涵,表露自己的意向与风格,展现自己的文化水准,以及实现融入某个社会阶层的愿望。”[16]消费开始“从现实利益向符号意义拓展”,[17]“意义是消费者行为的核心”,[18]对意义的消费“成为我们进行自我识别和归属,以及对他人进行识别和归类的重要方式”。[19]因此,越能彰显身份地位的商品,越能刺激人的消费欲望。消费于是脱离了需求本身,脱离了使用价值,完全转向符号价值和符号的所指。[20]

    蕴含在商标中的无形意义的重要性提升意味着商标可以脱离具体商品或服务类别而存在,以及在一种商品或服务类别中使用的商标所产生的无形意义要素可以很容易地被“移植”到其他商品或服务类别,尤其是高贵、奢侈、爱、受尊敬等情感性信息几乎完全与商品或服务类别无关,可以适用于大多数商品或服务。因此,品牌的大多数定义都强调其“可转移性”。换句话说,品牌有一种独特的能力,可以在产品、服务和类别之间随时间而转移消费者的忠诚度,并将其与有形的生产分离开来。[21]正是由于品牌或商标的可转移性,品牌延伸成为企业推出新产品的重要营销策略。品牌延伸是指“一个著名品牌或某一具有市场影响力的成功品牌使用在与成名品牌或原产品完全不同的产品上”的一种营销策略。[22]品牌延伸的好处有减少消费者的购买知觉风险,降低新产品导入市场的成本,满足顾客多样化的需求,扩大原品牌的影响与声誉,明晰品牌内涵,增强品牌形象,有利于形成规模经济,提高整体投资效益。品牌延伸的不利影响有招致零售商的抵制,损害原有品牌的形象,导致品牌淡化,引发心理冲突、跷跷板效应和株连效应。[23]品牌延伸实践意味着驰名商标所有人在品牌延伸的商品或服务领域具有实质利益,无论是会带来好处,还是会产生不利影响。于是,“商标注册将在多大程度上超越商标的来源功能保护商标的附加价值以及保护商标的可转移性”便成为商标法必须面对的重要问题,因为品牌资产的独特身份需要通过法律界定得到保护,首先保护销售者免受竞争对手可能试图提供类似产品和/或服务的影响;其次使商标能够作为一种自身权利中的实体存在,独立于其最初联系的商品或服务而转移。[24]

    概言之,反淡化保护是消费社会发展及其带来的商标或品牌可以随商品或服务而转移的性质以及品牌延伸商业实践的必然要求。正是由于消费社会发展带来的商标中无形意义的地位和重要性的提升导致商标或品牌可以随商品或服务而转移,商标所有人在其商标注册或使用的商品或服务类别之外的商品或服务类别上具有了实质的商业利益,所以商标法需要跨越商品或服务类别对这种具有可转移性的商标或品牌提供反淡化保护,将是否对商标使用的商品或服务范围进行延伸的控制权归于商标权人。商标或品牌的这种可转移性不仅使得商标从商品中独立出来而成为其自身,成为一种超脱商品或服务而存在的独立财产,也使得商标权不再立足于消费者混淆与消费者保护,而是成为一种自己权利中的实体和彻底的财产权,驰名商标反淡化保护的禁止搭便车、反弱化、反污化从制度上落实了对商标或品牌的这种可转移性的保护,反映了驰名商标反淡化保护在保护对象与价值取向上相对于传统商标保护的新发展。

    (二)未注册驰名商标反淡化保护的正当性

    在世界各国或地区均建立商标注册制度而且商标注册具有巨大好处的情况下,无论是在采使用取得商标权体制的国家或地区还是在采注册取得商标权体制的国家或地区,注册商标均为常态,未注册商标不仅数量相对较少而且是例外状态。尽管如此,未注册商标仍然是一种常见现象。

    商标未注册的主要原因大概有三种情况。一是商标的固有显著性较弱,商标使用人欲注册而不得,如小肥羊、酸酸乳、新华字典等未注册商标。二是外国商标权人在中国大陆注册时,或者忽视对应中文翻译的注册,如“苏富比”“拉菲”等,或者消费者或媒体自己形成中文翻译,如“陆虎”“伟哥”等。三是一些规模小的企业主动使用未注册商标。在这三种情况中,前两种情况均有可能形成驰名商标或者已经是驰名商标,尽管这些商标并未注册。

    那么,这些未注册的驰名商标是否具有上述商标反淡化保护所需要的通信、广告和投资功能?是否具有品牌的可转移性?是否适应于反淡化保护?答案显然是肯定的,因为未注册驰名商标同样可以具有通信、广告和投资功能,同样具有可转移性,需要反淡化保护。

    尤其是对于上述第二种情况的未注册商标来说,它们在其本国大多为注册商标,且在其本国只要达到反淡化保护所要求的驰名程度就能够受到反淡化保护,显然是具有反淡化保护所需要的通信、广告和投资功能以及品牌的可转移性的。既然这些商标在其本国符合反淡化保护所要求的驰名条件,难道仅仅因为没有注册,在中国和在其本国的性质就具有何种根本不同?这显然是不合逻辑的,更何况即便按照中国商标法的规定,这些未注册商标也是可能达到驰名标准的。因此,上述第二种情况下的未注册商标只要能够达到反淡化保护所需要的驰名条件就可以享受反淡化保护。

    就上述第一种情况下的未注册商标来说,的确,在反淡化理论的提出者斯凯特看来,反淡化保护仅限于臆造商标,[25]固有显著性较弱的描述性商标即便达到驰名程度也不符合其反淡化保护条件,不管是否已经注册。也就是说,在斯凯特看来,固有显著性较弱的描述性商标不能享受反淡化保护并不是因为这些商标达不到反淡化保护所需要的驰名程度,也非因为没有注册,而是其固有显著性较弱。不过现今世界各国商标法的反淡化保护已经扩展到包括固有显著性较弱的描述性商标。因此,上述第一种情况下的未注册商标只要达到反淡化保护的驰名标准,同样可以享受反淡化保护。

    事实上,商标作为一种符号,是商标标志和商品信息的统一体,其中商标标志是商标的能指,商品信息是商标的所指。根据符号学的研究,在符号的能指和所指中,所指是符号的灵魂,没有所指就没有符号。因为符号是表现、传达思想、感情和信息的手段,而这必然意味着重要的是被表现、被传达的思想、感情和信息,而符号作为表现、传达的“手段”虽然有用,但若撇开这一表现、传达作用,就其自身来看并没有特别的价值。[26]也就是说,商标标志和商品信息在商标中的意义和地位是不同的,商品信息是商标的灵魂,没有商品信息就没有商标,商标在本质上是其标志所蕴含的商品信息。事实上,无论是上述作为反淡化保护对象的商标的通信、广告和投资功能,还是商标(或品牌)的可转移性,实质上均只能体现在商标所蕴含的商品信息上。由于商标所蕴含的商品信息只能通过商标使用体现,因此无论商标标志的固有显著性如何,以及商标是否已经注册,对商标的通信、广告和投资功能以及商标(或品牌)的可转移性均不会有实质影响,只要商标达到反淡化保护所需要的驰名程度,就可以享受反淡化保护。更何况商标注册与否与消费社会的发展没有必然联系,在消费社会也同样有未注册驰名商标,这些商标同样具有上述商标或品牌的可转移性。简言之,未注册驰名商标实质上适应于反淡化保护,符合反淡化保护的实质,具有反淡化保护的正当性。[27]

    二、商标注册及其对未注册驰名商标反淡化保护的影响

    商标注册制度是现代商标法的一项重要制度,对商标进行注册也是当今商标实践的重要特征。在采注册取得商标权体制的国家或地区,注册固然是商标权取得的基本根据,即便在采使用取得商标权体制的国家或地区,注册不仅同样具有重要的价值和效力,而且事实上也在悄悄地改变商标权取得体制,使用取得已不再纯粹。比如在公认的采使用取得商标权体制的美国,商标注册的全国性效力事实上已经将使用取得的地域性商标权变成了全国性商标权,非实际使用地域范围内的商标权事实上是注册而非使用取得的结果。因此,本文仍然需要专门分析商标注册对驰名商标反淡化保护的影响。

    (一)商标注册的性质、功能及其对商标保护的影响

    关于商标注册的性质,商标法学界存在授权说[28]、确权说[29]、备案说[30]、设权行为说[31]等不同观点,而关于商标注册的效力即商标注册所产生的权利的性质则存在程序性权利说[32]、实体性权利说、[33]形式性权利说[34]等不同观点。不过值得注意的是,尽管商标法学界对商标注册的性质存有争论,但行政法学界却基本上已经对商标注册的性质具有较为统一的认识,即商标注册属于一种行政确认。[35]在关于商标注册性质的这些观点中,除了基本上已为学术界抛弃的授权说之外,[36]无论是哪种观点均确认商标权并非来自行政授权,从商标法理上看商标注册对商标权并无根本性质上的影响。商标注册对商标保护的影响主要是政策性的,与各国或地区商标保护的政策取向有着紧密的关系,比如有些国家采用注册取得商标权体制的主要目的就是鼓励注册,[37]其实际效果也的确如此。[38]

    一般认为,商标注册具有确定权利归属或推定权利存在、划定权利边界、公示权利变动和便利交易活动等功能或作用。[39]当然,在注册取得商标权体制下,商标注册更为实质,注册的作用也要比使用取得商标权体制下更大。不过,总体而言,在商标注册的诸功能中,注册的公示公信是最重要的。一方面,商标注册的其他功能仰赖于注册的公示公信才能够发挥作用,没有了公示公信,注册的确定权利归属或推定权利存在以及划定权利边界等功能便成了“空中楼阁”。另一方面,注册的公示公信在很大程度上为商标权提供了技术上的正当性基础。包括商标权在内的知识产权是一种绝对权、对世权、排他权,具有较强的效力。较强的效力固然有利于知识产权保护,但对社会公众影响巨大,尤其是知识产权作为人为设置的权利,权利边界比较模糊,更需要避免影响社会公众的行为自由。也就是说,知识产权的保护必须在加害人与受害人之间寻求平衡,而从加害人角度考虑,为避免其动辄得咎,受保护的法益必须有社会一般意义上的可识别性,而法益的可识别性是建立在法益的社会典型公开性的基础上的。[40]显然,注册商标的社会典型公开性在很大程度上是建立在注册的基础之上的,因为注册具有公示公信的效力,可以公示和确定权利的存在。换言之,注册提供的社会典型公开性成为商标权技术上的正当性基础,是注册最重要的功能与价值。

    (二)“未注册”与驰名商标的反淡化保护

    上述分析表明,注册对商标权保护具有重要影响但并不影响商标权的基本性质,那么,“未注册”会否成为驰名商标反淡化保护的根本障碍?会否影响驰名商标的反淡化保护?本文认为,答案是否定的,具体理由如下。

    第一,未注册驰名商标的驰名可以承担或者替代注册的公示公信功能。如前所述,注册最主要的功能是公示公信,使得商标权具有可识别性或者社会典型公开性。然而,使商标权具有可识别性或者社会典型公开性的手段不仅仅是注册,比如在物权法上,使得物权具有可识别性或者社会典型公开性的手段除了登记,还有占有,登记的法律效力在不同国家的法律中也有所不同。即便是公认为公示效果最好的登记对权利的公示公信也并不是绝对的。“登记制度在实践中是相当复杂而令人困惑的制度。其难度可以归结为一句话:并非所有的登记文件都具有推定知悉的作用。”[41]本文认为,由于驰名商标是“在中国为相关公众所熟知的商标”,可以认为未注册驰名商标也已经具有可识别性或者社会典型公开性。由于注册仅仅是推定公知而非实际公知,对于大多数普通注册商标而言,相当数量的相关公众事实上并不知晓,这些普通注册商标为相关公众实际认知的范围和深度事实上均比不上未注册驰名商标。换言之,驰名即“为相关公众所熟知”足以承担或者替代商标注册的公示公信功能,能够满足社会典型公开性的典型、规律、公开的要求。

    第二,驰名商标反淡化保护的根本基础并非注册而是商标实际的跨类能力。如前所述,驰名商标反淡化的根本动因是商标所蕴含信息的根本性变化及其导致的商标或品牌的可转移性,也即商标的跨类能力,或者是商标在跨类商品或服务上已经实际产生的影响力,或者是商标在跨类商品或服务上可能的收益。美国商标法在反淡化中认定商标是否驰名时要求该商标必须在其注册或使用的商品或服务类别之外也具有商标意义,[42]这显然是驰名商标认定的一般公众的公众范围标准。欧盟商标法则在反淡化中认定商标是否驰名时仅要求该商标必须在其注册或使用的商品或服务类别的相关公众中具有声誉。欧盟学者认为,这种做法只是“出于实际考虑而不是概念上的优势”。因为在区域共同市场和规模相差很大的国家次级市场中,利基方法(即相关公众标准)提供了同等的反淡化保护的最小公分母。可以说,在欧盟的小成员国中,建立一个全国性的声誉标准所需的努力较小,但相比之下,对于来自小国的品牌来说,在整个欧盟的声誉可能是难以企及的。[43]也就是说,欧盟商标法在反淡化中认定商标驰名时采用较低的相关公众标准只是为了照顾较小成员国区域一体化的特殊原因,而不是商标法理的必然要求。事实上,从商标法理来说,对于驰名商标保护,“在针对对象与反淡化保护目的之间取得平衡时,普通公众的广泛认可被证明是一种更加相互连贯的门槛”,“商标树立的品牌形象是否吸引普通消费者应该是确定适格反淡化保护对象的核心问题”。[44]显然,商标在其注册或使用的商品或服务类别上的实际影响力和跨类能力以及品牌形象是否吸引普通消费者才是驰名商标保护的根本基础,而这些内容与商标注册并无必然联系,“未注册”完全不影响驰名商标的反淡化保护。

    三、国际公约规定、严格知识产权保护制度与我国未注册驰名商标反淡化保护

    以上分析表明,未注册并不构成驰名商标反淡化保护的根本障碍。然而,TRIPS协定却规定了驰名商标反淡化保护的注册条件。那么,TRIPS协定的这种规定意味着什么?我国商标法是否应该对未注册驰名商标进行反淡化保护?本文认为,TRIPS协定的规定仅为成员国的最低义务,而不是商标法理的必然要求,并不限制成员国提供更严格的保护,而在严格知识产权保护制度之下,我国商标法应该对未注册驰名商标提供反淡化保护。

    (一)国际公约的注册条件与未注册驰名商标的反淡化保护

    根据TRIPS协定第16条第3款的规定,注册的确为驰名商标反淡化保护的三个条件之一。然而,由于TRIPS协定的规定仅是成员国的最低义务,成员国超出TRIPS协定的最低保护限度进行保护显然是被允许的。也就是说,即便根据TRIPS协定的规定,注册也并不必然是驰名商标反淡化保护的必需条件,更不是未注册驰名商标反淡化保护的障碍。[45]另外,根据具有国际软法性质的《联合建议》第2条第2款和第3款,除非成员国采用的驰名商标认定标准是“即使一商标未在某成员国中为任何相关公众所熟知,或者未为适用本款(第2款)第3项的成员国中的任何相关公众所知晓”的最低标准,成员国在认定驰名商标时,“该商标已在该成员国中使用,或获得注册,或提出注册申请”或者“该商标在除该成员国以外的任何管辖范围内驰名,或获得注册,或提出注册申请”均为“不得要求的因素”。也就是说,根据《联合建议》的规定,无论是寻求《巴黎公约》第6条之2的注册豁免还是寻求TRIPS协定第16条第3款的反淡化保护,在认定驰名商标时均不得要求该商标已经注册,不管是在寻求保护国还是在其原属国。尽管《联合建议》的国际软法性质导致其并无正式的约束力,但这种做法在一定程度上得到签署《联合建议》的国家或地区的认可,可作为这种做法符合法理的有力证据。很多国家的商标法并不要求驰名商标反淡化保护的注册条件,这不仅印证了TRIPS协定仅为商标保护的最低标准,而且也为未注册驰名商标的反淡化保护提供了比较法基础。作为TRIPS协定驰名商标反淡化规定的首倡者[46]也即世界上较早进行驰名商标反淡化立法的美国,其反淡化规定恰恰规定于保护未注册商标的《兰哈姆法》第43条,而不是规定于保护注册商标的《兰哈姆法》第32条,也就是说,注册并非美国驰名商标反淡化保护的条件。即便是采用注册取得商标权体制的法国,其《知识产权法典》第713-5条第2款同样明确规定,该条第1款规定的驰名商标反淡化保护同样适用于《巴黎公约》第6条之2所称的驰名商标,由于《巴黎公约》第6条之2所称的驰名商标一定是未注册的,采用注册取得商标权体制的法国商标法同样不要求驰名商标反淡化保护的注册条件。[47]

    事实上,由于驰名商标的反淡化保护基本上是跨类的,[48]而无论哪个国家或地区商标法的反淡化跨类保护均不需要该驰名商标在寻求保护的商品或服务类别上进行注册,驰名商标在寻求反淡化保护的商品或服务类别上必定均为未注册商标。如前所述,注册的最主要功能是提供注册商标成为权利的社会典型公开性,最终目的是维护加害人的合理预期及保障其行为自由。对于驰名商标跨类反淡化保护来说,重要的是驰名商标是否在寻求保护的商品或服务上为相关公众所知晓或者熟知,而不是驰名商标所有人在自己业务直接相关的商品或服务类别上的商标是否已经注册,注册对于驰名商标反淡化保护并无实质影响。

    (二)严格知识产权保护制度与我国未注册驰名商标反淡化保护的必要性

    鉴于我国经济发展状况的变化,自2015年起,我国知识产权政策开始向严格知识产权保护制度转变。2008年6月5日国务院发布的《国家知识产权战略纲要》规定的知识产权保护尚属“依法保护”,但鉴于2014年5月经济新常态概念的提出以及年底中央经济工作会议阐述的经济新常态的九大特征,2015年3月13日中共中央、国务院发布的《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》决定要“实行严格的知识产权保护制度”,2015年12月22日国务院发布的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》确定要“实行更加严格的知识产权保护”,2016年11月4日中共中央、国务院发布的《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》进一步要求“加大知识产权保护力度”,2019年11月24日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》确定了“严保护、大保护、快保护、同保护”的严格知识产权保护制度的内涵。在中央知识产权政策渐趋严格的大势下,许多地方甚至提出实施最严格知识产权保护制度,比如《天津市严格知识产权保护实施方案》(2018-2020年)要求“实施最严格知识产权保护制度”,《深圳市关于打造国家知识产权强市推动经济高质量发展的工作方案(2019-2021年)》则要求“依法实施最严格的知识产权保护”,江苏省高级人民法院则出台了《关于实行最严格知识产权司法保护为高质量发展提供司法保障的指导意见》。尽管最严格知识产权保护制度未必是当前最优的知识产权政策,但科学合理实施的严格知识产权保护制度应该是适应我国当前经济新常态的知识产权政策。

    在严格知识产权政策之下,我国相关知识产权制度也在逐渐提高知识产权保护力度,扩张知识产权,近年来惩罚性赔偿制度在知识产权法中的逐步全面引入和法定赔偿限额的逐步提高即是实施严格知识产权政策的典型体现,强化知识产权保护是近年来我国知识产权法律修改的重要特征。事实上,严格知识产权政策的实施应该是一种系统工程,保护对象及其构成条件、权利的内容和效力、侵权救济等应该互相配合,而不仅仅是某一方面的局部制度趋于严格。尽管上述严格知识产权保护制度的国家政策文件中的商标法远不如其他知识产权法受到重视,但商标法是比其他知识产权法更重要的知识产权制度。因为与物权制度不同的是,知识产权制度所保护的知识和有体物不同,知识本身一般并不能直接给权利人带来利益,其之所以能带来利益,归根到底是因为知识产权控制了相关商品或服务的市场,给了权利人定价权,从而权利人最终获得了收益。商标权和其他知识产权不同的是,它不仅事实上是没有期限的,而且是更直接地控制相关商品或服务市场,其他知识产权更多地是间接地控制相关商品或服务市场。严格知识产权保护制度包括严格商标保护制度是毫无疑问的。

    就未注册驰名商标来说,由于它本身就具备了驰名商标反淡化保护的实质条件,仅仅因为未注册而不对其提供跨类反淡化保护本身就是不公平的,只有同样对其提供反淡化保护才更公平、合理。更何况对未注册驰名商标进行反淡化保护同样是促进创新和高质量发展的严格知识产权保护制度必不可少的内容,因而未注册驰名商标的反淡化保护是严格知识产权保护制度的根本要求。

    四、我国未注册驰名商标反淡化保护的具体制度安排

    无论是商标法理还是商标实践,无论是国际公约、域外法实践还是我国当前经济形势和严格知识产权保护制度的客观要求均表明我国商标法有必要对未注册驰名商标进行反淡化保护。然而,鉴于未注册驰名商标尚“未注册”,加之我国驰名商标反淡化保护制度的某些“先天不足”,要对未注册驰名商标提供反淡化保护不仅需要确定我国未注册驰名商标反淡化保护的恰当条件,还需要从整体上完善我国驰名商标反淡化保护制度,以恰当保护未注册驰名商标。

    (一)我国未注册驰名商标反淡化保护的驰名标准

    无论是注册豁免还是反淡化保护,驰名商标的驰名标准均可以从主体(即公众)范围、主体的认知深度和地域等三个方面来看,只不过不同保护动因的驰名标准不同而已。因此,未注册驰名商标反淡化保护的驰名标准也包括这三个方面。

    就未注册驰名商标反淡化保护的公众范围标准来说,尽管世界各国或地区商标法在反淡化驰名商标的认定标准上既有如美国法的一般公众标准,也有欧盟的相关公众标准,但如前所述,一般公众标准才是最契合反淡化保护本质与目的的驰名商标认定的公众范围标准。也许正因为如此,尽管《联合建议》在认定驰名商标时基本采用相关公众的公众范围标准,但在第4条第1款第3项允许成员国在反淡化保护中采用一般公众的公众范围标准。我国商标法无论是在未注册驰名商标的注册豁免还是在驰名商标跨类反淡化保护的驰名商标认定上均采用了相关公众的公众范围标准,这导致了驰名商标认定标准与保护范围的不协调。[49]显然,继续采用原有的驰名商标认定的公众范围标准即相关公众标准而赋予未注册驰名商标以跨类反淡化保护的效力,注册驰名商标认定标准与保护范围的这种不协调会同样存在,因此需加以纠正。

    需要注意的是,和注册驰名商标不再需要注册豁免不同的是,未注册驰名商标面临两个层次的保护需求。第一层次的保护需求是通过注册豁免获得商标权。因为在采注册取得商标权体制的我国,要获得商标权就需要进行注册,未注册商标因未注册而原则上不享有商标权,唯一的例外是达到驰名状态后的注册豁免,未注册驰名商标的第一层次的保护需求正是通过注册豁免获得商标权。注册豁免取得的商标权的效力范围和普通注册商标完全相同,均为在注册或实际使用的商品或服务范围之内。第二层次的保护需求是跨类反淡化保护,这种保护需求是一种比注册豁免更高的保护需求,寻求的是超越其实际使用的商品或服务类别的跨类反淡化保护,这种保护完全不同于普通注册商标的保护,保护范围扩大到实际使用的商品或服务类别之外。

    由于未注册驰名商标上述两个层次保护需求的保护范围不同,为了使未注册驰名商标在认定标准和保护范围上协调和统一,应该确定不同的驰名认定的公众范围标准,即寻求注册豁免的未注册驰名商标仅需在其实际使用的商品或服务范围内达到驰名即可,而寻求跨类反淡化保护的未注册驰名商标,则不仅要在其实际使用的商品或服务范围内达到规定的注册豁免的驰名程度,而且还要在实际使用的商品或服务范围之外达到规定的驰名程度,即采用一般公众标准认定驰名商标。与之相适应,我国驰名商标跨类反淡化保护的驰名认定的公众范围标准也应统一为一般公众标准,同时删除《商标法》13条第3款规定的注册条件。

    就未注册驰名商标反淡化保护的公众认知程度标准来说,同样存在驰名商标原注册或使用的商品或服务类别的相关公众与寻求反淡化保护的商品或服务类别的相关公众两种情况,而根据《联合建议》的规定,公众的认知程度可以分为知晓(known)和熟知(well-known)两个等级。在美国,享有反淡化待遇的商标必须达到驰名的状态,而其所谓的驰名状态是从两个方面确定公众的认知程度的。一个方面是类似于我国商标法上的相关公众的认知程度,另一个方面是商标寻求反淡化保护的商品或服务类别的相关公众的认知程度。美国《反不正当竞争法重述(第三次)》认为,商标必须足够强以至于商标意义是明显的,即使当商标在其自己的市场部分之外被遇到:“并非所有商标都成为受保护以免该商标的显著性淡化的根据。在运用反淡化法规时,大多数法院都要求商标达到有效商标保护的标识所需要的显著性程度。作为一个一般问题,只要某商标在商标所有人所使用的商品或服务的背景之外仍具有其来源的意义,该商标就足够显著而为混淆性使用所淡化。某商标使用于它所识别的特定商品或服务通常不足够显著以享受反淡化保护。”[50]这似乎意味着在驰名商标注册或使用的商品或服务类别上,相关公众的认知必须达到熟知程度,而在驰名商标寻求反淡化保护的商品或服务类别上,相关公众的认知只需达到知晓程度即可。显然,美国商标法的这种做法契合驰名商标反淡化保护的实质,驰名商标的认定标准与法律效力之间相协调,值得借鉴。

    就未注册驰名商标反淡化保护的地域标准来说,尽管我国《商标法》和《驰名商标认定和保护规定》均未规定使用条件,均将驰名商标规定为“为相关公众所熟知”,[51]但未注册驰名商标条款的商标实践贯彻了地域性原则,将地域性限定在知名度和使用行为两个方面,又以实际使用行为为必要和首要条件,对境外使用和驰名事实既可以参考,也可以拒绝考虑,地域性原则实际上化身为“中国大陆地区的实际大量持续使用”要求。这种做法符合我国改革开放初期的实践,但在贸易和知识产权全球化时代,如果继续坚持严格的国内使用标准,对我国经济转型发展易产生各种弊端,不仅会导致国内外的商标权分属两家,不符合《巴黎公约》和TRIPS协定关于驰名商标保护的初衷,还会导致未注册驰名商标和普通未注册商标的保护水平失衡,使得我国《商标法》13条第2款被束之高阁而无法适用,更会推高商标申请量和注册量,不利于完善营商环境,[52]不适应严格知识产权保护制度的要求。因此,宜采用国内驰名的标准,放弃对国内使用的要求,[53]无论是适用《商标法》13条第2款规定的未注册驰名商标的注册豁免,还是适用《商标法》13条第3款规定的驰名商标反淡化保护。

    (二)我国未注册驰名商标反淡化保护的注册申请

    尽管未注册驰名商标并未注册就可以享有《巴黎公约》第6条之2规定的注册豁免待遇和TRIPS协定第16条第3款规定的跨类反淡化待遇,但有些国家或地区的商标法要求驰名商标所有人在请求保护时提出商标注册申请。比如,《比荷卢统一商标法》12条A款第1项规定:“驰名商标的所有人只能得到迫使第三方停止使用这个注册驰名商标的法院裁决,如果该商标已经在比荷卢联盟国家注册。”但在审查卢森堡执行TRIPS协定的会议期间,卢森堡通知TRIPS理事会说,根据《比荷卢统一商标法》,“如果未注册驰名商标的所有人对使用该商标的第三人提起法律诉讼,该驰名商标所有人始终有权在诉讼过程中根据第12条A款第3项的规定选择注册其商标,以满足上述第12条A款第1项的具体条件”。西班牙的情况是类似的,即对驰名商标所有人不附加任何防止第三方使用冲突标志的条件,但“在注册商标与驰名商标冲突的案件中,未注册的驰名商标所有人必须同时提出相应的该商标的注册申请”。[54]

    本文认为,尽管未注册本质上并不影响驰名商标的保护,但法律要求其所有人在请求保护时申请注册也并无不可,且要求其申请注册具有相当的好处。其一,有助于促进注册,与注册取得商标权体制的价值目标相契合。其二,商标的某些法律效力也只有在注册之后才会有,有助于商标权的保护。比如,在我国,只有注册商标才能受到刑法保护。不过需要注意的是,要求未注册驰名商标所有人申请注册,申请注册的效力必须追溯至提起保护请求之时,否则注册申请的要求不仅不能保护未注册驰名商标所有人,反而会成为保护的障碍,违反《巴黎公约》第6条之2的精神。不仅如此,未注册驰名商标因未注册而未经过商标注册的审查过程。于是,与注册驰名商标相比,未注册驰名商标不仅没有预先进行过公共利益冲突筛查,与公共利益边界不清晰,而且也没有为社会公众提供提出异议、提请无效宣告等维护自己在先私人权益的机会。因此,要求未注册驰名商标所有人在请求保护时进行注册申请,有助于廓清未注册驰名商标与公共利益和在先私人权益的边界,有助于事先避免权利冲突,维护公共利益。

    (三)我国未注册驰名商标反淡化保护的例外

    驰名商标反淡化保护是一种非常强的保护,是“一种强有力的法律工具”,“必须谨慎地把它当作手术刀而不是战斧来用”。[55]与传统商标侵权相比,反淡化的宽度意味着商标权与其他合法使用之间存在冲突的更大风险,将使用范围扩大到不相同的商品或服务也增加了巧合地选择在在先市场上可能是固有显著但在在后市场上却是描述性或其他必须提及该商品或服务的商标使用的风险。因此,美国和欧盟都有特别规定,在“标准”侵权可用的抗辩范围之外或之上豁免某些使用。[56]在美国,《兰哈姆法》第43条c款第4项明确将比较广告、非商业使用、新闻报道或评论排除在反淡化保护的范围之外。在欧盟,无论是《欧盟商标指令》还是《欧盟商标条例》均未明确规定特别的商标侵权抗辩事由,然而,无论是《欧盟商标指令》还是《欧盟商标条例》的反淡化条款均规定了“无正当理由”(without due cause)的限制条件。欧盟学者指出,由于反淡化保护的范围非常宽泛,“必须提供一个开放的、灵活的平衡措施,以将保护范围保持在合理的范围内”,而“正当理由提供了这种灵活的平衡,它发挥着防止反淡化保护对竞争权利和自由特别是言论自由和竞争自由的侵蚀的作用”。[57]

    在我国,也许由于《商标法》13条第3款特殊的立法体例安排,使得其往往并不被认为是一种独立的商标侵权判断标准,从而不仅有关著述将驰名商标制度进行特殊安排,[58]而且《商标法》59条规定的商标侵权抗辩事由是否适用于《商标法》13条第2款和第3款的驰名商标侵权救济也不无疑问。因为《商标法》59条规定的均为“注册商标”或“注册商标专用权人”,而《商标法》13条第2款规定的显然为未注册商标,第3款规定的虽为注册商标,但其寻求保护的商品或服务范围同样属未注册商标,《商标法》59条能否适用于《商标法》13条并非理所当然。因此,鉴于反淡化保护的强大效力和宽泛范围,我国未来修改《商标法》时必须解决商标淡化的侵权抗辩问题。显然,由于和注册驰名商标相比,未注册驰名商标的权利范围和边界更为模糊,更迫切需要适用反淡化保护的特殊侵权抗辩制度。[59]鉴于此,在对未注册驰名商标提供反淡化保护时,不仅应该明确《商标法》59条规定的商标侵权抗辩事由适用于驰名商标反淡化保护,而且更应该明确建立非商业使用、比较广告、新闻报道或评论使用以及正当理由使用的例外制度,以将驰名商标反淡化保护限制于合理范围之内。

    五、结论

    尽管因不同的价值取向和不同的商标权取得体制,不同国家或地区商标法上未注册商标的地位有所不同,但商标的价值来源于商标的使用而不是注册,因此,多数国家或地区均对未注册商标提供不同程度的法律保护。由于未注册驰名商标已经达到驰名程度,具有极大的影响力和极高的价值,《巴黎公约》对未注册驰名商标提供了注册豁免的待遇,而即便TRIPS协定规定了商标注册条件,许多国家或地区的商标法却仍然对未注册驰名商标提供反淡化保护。我国现行《商标法》对即便实质上达到反淡化保护标准的未注册驰名商标也不给予反淡化保护,却对实质上达不到反淡化保护标准的注册驰名商标提供反淡化保护,不仅罔顾我国未注册驰名商标反淡化保护的现实需求和当前的严格知识产权保护制度,而且机械遵从TRIPS协定的规定,扭曲了驰名商标认定标准与法律效力之间的平衡关系。对此在未来修法时应予改正,赋予未注册驰名商标以反淡化保护资格,并协调驰名商标反淡化保护的认定标准与法律效力,促进严格知识产权保护制度的实现。

    (责任编辑:洪玉)

    【注释】

    *作者单位:广东外语外贸大学法学院、华南国际知识产权研究院。本文受国家社科基金项目“商标符号利益分配视角下的商标法构造研究”(项目编号:18BFX172)资助。

    [1]何平:《商标法第三次修改简述》,载《中华商标》2013年第10期,第11页。

    [2]金武卫:《〈商标法〉第三次修改回顾与总结》,载《知识产权》2013年第10期,第12页。需要说明的是,尽管2019年我国《商标法》进行了第四次修改,但因该次修改系针对特定问题,仅修改了个别条款,对商标法的整体构造影响不大,尤其是与本文主题相关的驰名商标制度没有任何修改。因此,本文将我国商标法律制度的完善截止于2013年《商标法》的第三次修改。

    [3]张今:《商标法第三次修改的几个重大问题解读》,载《中华商标》2013年第11期,第18页。

    [4]本文承认驰名商标反淡化保护在理论上存在相当大的争议,对驰名商标反淡化的理论诘难从未停歇,至今也很难说驰名商标反淡化已经获得了理论上的确立。美国最负盛名的商标法专家J. Thomas McCarthy在21世纪初曾认为:“在我四十年的知识产权法教学和实践中,我所遇到的商标法的任何一部分都没有像作为一种商标侵权形式的‘淡化’这个概念这样造成如此多的理论困惑和司法不解。” See J. Thomas McCarthy, Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, 94 Trademark Reporter 1163, 1163(2004).欧洲著名知识产权法专家Martin Senftleben也曾指出:“淡化是现代商标法试图调整的最具争议性和最复杂的现象之一。” See Martin Senftleben, The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law, 40 IIC, 45(2009).对我国商标法是否已经建立以及是否应该引入驰名商标反淡化制度,学术界也有不少反对声音(参见邓宏光:《我国驰名商标反淡化制度应当缓行》,载《法学》2010年第2期,第105页;孙国瑞、朱璐:《我国驰名商标是否适用反淡化保护的思考》,载《电子知识产权》2012年第5期,第77页)。然而,不可否认的是,目前驰名商标反淡化保护制度已经成为世界大多数国家或地区的一项重要制度,并成为商标国际法制的重要组成部分。自2009年我国最高人民法院发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)以来,驰名商标反淡化保护制度已经成为我国商标法的一项重要制度。本文以接受驰名商标反淡化保护制度为前提。

    [5]参见王太平:《论驰名商标认定的公众范围标准》,载《法学》2014年第11期,第62-63页。

    [6]See Annette Kur & Martin Senftleben, European Trade Mark Law: A Commentary, Oxford University Press, 2017, §5.1.5.1, para.5.183.

    [7]See David S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and International Law, The Bureau of National Affairs, Inc., 2002, p.5.

    [8]同前注[4],Martin Senftleben文,第48页。

    [9]See Clarisa Long, Dilution, 106 Colum. L. Rev.1029, 1034(2006).

    [10]欧盟的驰名商标反淡化制度和美国的驰名商标反淡化制度有一点重要区别,即反淡化保护是否适用于相同或类似的商品或服务。美国驰名商标反淡化法不适用于有竞争关系的当事人双方,即仅仅适用于不相同、不相类似的商品或服务(See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, June 2020 Update, §24:74)。欧盟商标法原本并未明确规定驰名商标反淡化保护可以适用于相同或类似的商品或服务,而2003年“Davidoff v. Gofkid案”(CJEU, 9 January 2003, case C-292/00, Davidoff v. Gofkid, ECLI: EU: C:2003:9, [2003]ECR I-00389, para.30)与欧盟现行商标法肯认驰名商标反淡化保护适用于相同或类似的商品或服务(同前注[6],Annette Kur、Martin Senftleben书,第5.1.5.5节,第5.214段)。

    [11]See Jan Lindemann, The Economy of Brands, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010, p.12-13.

    [12]See Mark Batey, Brand Meaning, Routledge/Taylor & Francis Group, 2008, p. XV.

    [13]同前注[11],Jan Lindemann书,第6页。

    [14]See Katya Assaf, Protection of Trade Marks against Dilution: A Semiotic Perspective, 4 J. Intell. Prop. L.& Pract.643(2009).

    [15]杨雄、李煜:《社会学理论前沿》,上海社会科学院出版社2016年版,第109页。

    [16]汪怀君:《符号消费伦理研究》,山东人民出版社2016年版,第15-16页。

    [17]伍庆:《消费社会与消费认同》,社会科学文献出版社2009年版,第106页。

    [18]同前注[12],Mark Batey书,第Ⅷ页。

    [19]同前注[17],伍庆书,第115页。

    [20]参见翁昌寿:《理解文化产业:网络时代的文化与意义生产研究》,中国广播电视出版社2016年版,第223页。

    [21]See Jennifer Davis and Spyros Maniatis, Trademarks, Brands, and Competition, in Teresa da Silva Lopes and Paul Duguid(eds)., Trademarks, Brands, and Competitiveness, Routledge, 2010, p.121.

    [22]周云:《品牌学:知识体系与管理实务》,机械工业出版社2014年版,第260页。

    [23]参见柴俊武、万迪昉:《品牌延伸利弊与延伸绩效述评》,载《预测》2004年第4期,第27-28页。

    [24]同前注[21],Jennifer Davis、Spyros Maniatis文,第121页。

    [25]See Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev.813, 828(1927).

    [26]参见[日]池上嘉彦:《符号学入门》,张晓云译,国际文化出版公司1985年版,第7-8页。

    [27]当然,在驰名商标反淡化保护的具体操作上,商标是否已经注册以及商标固有显著性的强弱对反淡化保护还是有影响的,不过这种影响只是量变性质的,而不是质变性质的,不影响反淡化保护的基本性质。

    [28]参见孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社2009年版,第55页。

    [29]参见刘春田:《民法原则与商标立法》,载《知识产权》2010年第1期,第8页;沈俊杰、曹蕙:《行政法视角下商标局核准注册商标行为定性之争:是商标授权,还是商标确权》,载《电子知识产权》2012年第2期,第73-76页。

    [30]参见阳平:《商标行政授权行为是一种“备案”》,载《中华商标》2004年第7期,第34页。

    [31]参见张玉敏:《商标注册与确权程序改革研究——追求效率与公平的统一》,知识产权出版社2016年版,第64-65页;田晓玲:《商标注册民事法律行为论》,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2016年第5期,第93-95页。

    [32]参见李明德:《商标注册在商标保护中的地位与作用》,载《知识产权》2014年第5期,第3-8页。

    [33]参见曹世海:《商标权注册取得制度研究》,商务印书馆2019年版,第115-119页。张玉敏教授甚至认为:“即使注册商标尚未使用,商标注册所赋予的也是一种完全意义上的商标权,具有法律规定的商标权的全部权能,包括自己使用、许可他人使用、转让、质押、禁止任何未经许可的使用和追究侵权责任的权利,以及对在后商标注册申请提出异议和无效宣告请求的权利。这些都是商标法赋予注册人的实体权利,而不是‘程序性’权利。”同前注[31],张玉敏书,第59-61页。

    [34]刘春田教授没有使用程序性权利的说法,但也否认注册产生的权利为“实体意义的商标权”或“实体商标权”,本文称之为“形式商标权说”,因为“实体”可以与“程序”对应,也可以与“形式”对应。刘春田教授认为:“从道理上讲,那种只是作为商标注册,事实上未使用过的,不应算作是商标,更谈不上商标权。注册人享有的应当是将申请的标记与商品或服务拿到市场上,并排除了其他人再做同样的联系的可能之权利。这种权利不是实体意义的商标权。实体商标权是由实际使用产生,而非注册产生。注册只是一种行政手续,而非市场行为。”刘春田:《商标与商标权辨析》,载《知识产权》1998年第1期,第12页。

    [35]参见刘芊:《中国行政法》,中国法制出版社2016年版,第196页;陈光:《宪法与行政法学》,北京邮电大学出版社2016年版,第226页;胡建淼:《行政法学概要》,浙江工商大学出版社2012年版,第174页;应松年:《行政法与行政诉讼法》(上册),中国法制出版社2009年版,第390页;方世荣:《行政法原理与实务》,中国政法大学出版社2007年版,第95页;姜明安:《行政法与行政诉讼法》,法律出版社2006年版,第168页。

    [36]之所以认为授权说已经为学术界所抛弃,是因为上述确认说、备案说、设权行为说等基本上均是以批评授权说为出发点展开论证的,几无例外。

    [37]参见冯术杰:《未注册商标的权利产生机制与保护模式》,载《法学》2013年第7期,第43页。

    [38]See Verena von Bomhard & Artur Geier, Unregistered Trademarks in EU Trademark Law, 107 Trademark Rep.677, 688(2017).

    [39]同前注[31],张玉敏书,第59-61页;同前注[33],曹世海书,第105-113页。

    [40]参见于飞:《侵权法中权利与利益的区分方法》,载《法学研究》2011年第4期,第108-110页。

    [41][美]约翰· G.斯普兰克林:《美国财产法精解》,钟书峰译,北京大学出版社2009年版,第395页。

    [42]See Restatement(Third)of Unfair Competition, §25, comment e(1995).

    [43]同前注[4],Martin Senftleben文,第75页。

    [44]同前注[4],Martin Senftleben文,第75页。

    [45]有学者指出:“目前几乎所有关于这一问题的研究都承认,如TRIPS协定第16条第3款规定的标准并不是对未注册驰名商标提供同样类型反淡化保护的障碍。” See Danguolė Klimkevičiūtė, The legal Protection of Well-known Trademarks and Trademarks with a Reputation: The Trends of Legal Regulation in the EU Member States, 3 Soc. Sci. Stud.229, 231-232(2010), available at https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/1322/1269, retrieved on Mar.28, 2021.

    [46]美国是第一个在TRIPS协定谈判中提出反淡化想法的国家。See Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, Kluwer Law International B. V., 2019, p.418.

    [47]需要指出的是,有些国家采用防护商标制度提供对驰名商标的跨类保护,而这些国家要求注册防护商标才能够超越自己业务相关的商品或服务类别进行跨类保护,比如日本商标法。根据日本《商标法》第64条的规定,在表示自己业务相关的指定商品或服务上的注册商标已广为消费者所知晓的场合,当他人在其注册商标指定的商品或服务及与其相类似的商品或服务以外的商品或服务上使用该注册商标,而该商品或服务又有可能与自己业务相关的指定商品或服务产生混淆时,可以在那些可能产生混淆的商品或服务上以与其注册商标同一的标志进行防护商标的注册。只有进行了防护商标注册,商标注册人才能制止他人在不相同、不类似商品或服务上使用注册防护商标。不过,尽管防护商标制度在一定程度上能够实现驰名商标反淡化保护的基本功能,但它显然是一种性质完全不同于反淡化制度的驰名商标跨类保护模式。防护商标制度本质上是传统注册商标制度的例外,只是在商标指定商品或服务之外的商品或服务上的注册不需要使用而不受不使用撤销制度约束而已,在性质上不同于以反不正当竞争理念动态扩张驰名商标禁止权的商品或服务范围的驰名商标反淡化制度。后者不仅更契合驰名商标的本质,且能够更灵活地对驰名商标实现实时的跨类保护。

    [48]之所以说“基本上”是跨类的,是因为有些国家或地区在相同或类似商品或服务上也提供反淡化保护。参见2017年《欧盟商标条例》第9条第2款(c)项。

    [49]同前注[5],王太平文,第56页。

    [50]同前注[42]。

    [51]和《商标法》相比,《驰名商标认定和保护规定》的驰名商标定义中多了“在中国”的限定。

    [52]参见杨静:《商标授权确权中地域性原则的重构——基于中美实践的比较》,载《知识产权》2020年第3期,第67-68页。

    [53]有学者提出商标地域性的“国际使用+国内驰名”标准(同上注,杨静文,第73-74页),不过本文认为,商标达到“国内驰名”程度即可,因为没有使用就不可能知名或者驰名,而既然不是国内使用,那一定是全球任何一个管辖区域的使用。

    [54]同前注[46],Nuno Pires de Carvalho书,第439-440页。

    [55]同前注[10],J. Thomas McCarthy书,第22:24节。

    [56]See Ilanah Simon Fhima, Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford University Press, 2011, p.223.

    [57]同前注[6],Annette Kur、Martin Senftleben书,第5.1.5.8节,第5.250段。

    [58]参见黄晖:《商标法》,法律出版社2016年版,第10章;王莲峰:《商标法学》,北京大学出版社2019年版,第9章。杜颖教授撰写的《商标法》将“驰名商标淡化行为”作为一种商标侵权行为,但其“驰名商标淡化行为”并非与传统混淆侵权行为并列,而是与全部传统商标侵权行为、帮助侵权行为并列。参见杜颖:《商标法》,北京大学出版社2016年版,第165页。真正将淡化侵权和传统商标侵权并列为两种商标侵权的著述请参见王太平、姚鹤徽:《商标法》,中国人民大学出版社2020年版,第七章、第八章。

    [59]因篇幅所限,本文仅仅提出建立专门的反淡化侵权抗辩制度的主张,对这一问题的全面研究只能另撰专文。

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