中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2019）最高法知民终121号

上诉人（原审原告）：北京东华原医疗设备有限责任公司。住所地：北京市昌平区科技园区振超路**。

法定代表人：南龙，该公司董事长。

委托诉讼代理人：曾琦，广东祁增颢律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王明霞，北京元中知识产权代理有限责任公司专利代理师。

被上诉人（原审被告）：广东博宏药业有限公司。住所地：广东省清远市静福路**金茂翰林院**楼**整层。

法定代表人：李春新，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王立峰，广东广信君达（白云）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：颜廷响，广东广信君达（白云）律师事务所律师。

上诉人北京东华原医疗设备有限责任公司（以下简称北京东华原公司）因与被上诉人广东博宏药业有限公司（以下简称广东博宏公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院于2019年4月16日作出的（2018）粤73民初2398号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年6月24日立案后，依法组成合议庭,并于2019年8月21日公开开庭审理了本案，上诉人北京东华原公司的委托诉讼代理人曾琦、王明霞，被上诉人广东博宏公司的委托诉讼代理人王立峰、颜廷响到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京东华原公司上诉请求：依法撤销一审判决，改判支持上诉人原审全部诉讼请求。事实和理由：1.原审法院对本案的审理违反法定程序。（1）原审法院未通过开庭的方式进行法庭辩论，当事人仅提交了书面辩论意见。（2）原审法院未准许上诉人的证据保全申请。被诉侵权产品由广东博宏公司实际控制，极有可能转移或销毁被诉侵权产品，上诉人的申请符合证据保全的条件，原审法院应当予以准许。（3）原审法院不予追加案外人湖北永安鑫医疗科技有限公司（以下简称湖北永安鑫公司）为被告。湖北永安鑫公司系被诉侵权产品的生产商，与本案存在直接的利害关系，应当追加为本案的共同被告。（4）上诉人于原审庭审后补充提交的证据，系对原审庭审时证据的补强，应当予以采纳。2.原审法院未认定被诉侵权产品被拆改的事实，认定被诉侵权产品缺少储液桶，通过与包装机组合使用，仍能实现二煎功能，属于认定事实不清。（1）根据采购合同书、湖北永安鑫公司的宣传册等证据，可以证明被诉侵权产品在销售、安装、验收时应当具备二煎功能，即含有储液桶。（2）原审庭审时用于勘验的被诉侵权产品存在明显的改动痕迹。被诉侵权产品密封盖上仍保留有高温警示标志的标贴，留有擦除“有压禁开”标贴的痕迹，具有药液残留渍，而且存在多余不合理的管路，说明密封盖原本应与储存高温液体的储液桶相连通。（3）拆改后的被诉侵权产品不再具有二煎功能，而用包装桶做外置储液桶会溢出大量蒸汽，降低工作效率，不仅有违相关规定，而且不符合操作常理。（4）上诉人有证据证明被诉侵权产品有储液桶，在该产品由广东博宏公司掌握控制的情况下，广东博宏公司无正当理由拒不提供，且故意毁损该证据，应当推定被诉侵权产品具有储液桶，落入涉案专利的保护范围。3.即使被诉侵权产品利用包装机的包装桶及其管路附件作为储液桶和部分排液管路，相当于将储液桶和部分排液管路外置于机箱外，构成等同侵权。原审法院认定等同侵权不成立，属于事实认定不清，法律适用错误。4.广东博宏公司制造使用等同侵权的产品侵犯了涉案专利权，应当承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。二审审理中，北京东华原公司撤回了关于被诉侵权产品构成等同侵权的上诉理由。

广东博宏公司辩称：原审法院认定事实清楚，适用法律正确，北京东华原公司的上诉理由不能成立，上诉请求应予驳回。1.本案原审审理程序合法，不存在北京东华原公司所述的违反法律程序的情形。2.广东博宏公司使用的被诉侵权产品缺少储液桶的技术特征，不落入涉案专利的保护范围；而且北京东华原公司没有证据证明广东博宏公司存在妨碍举证的事实。3.广东博宏公司能够提供被诉侵权产品的合法来源，也不知道被诉侵权产品涉嫌侵权，即使被诉侵权产品客观上侵害了涉案专利权，广东博宏公司也不应当承担赔偿责任。

北京东华原公司向原审法院起诉请求：1.广东博宏公司立即停止制造、使用侵犯北京东华原公司第ＺＬ20081024××××.4发明专利权的侵权产品；2.广东博宏公司立即销毁用于制造侵权产品的专用设备、模具，销毁正在使用的侵权产品及库存侵权产品及其专用配件或零部件；3.广东博宏公司赔偿经济损失100万元；4.广东博宏公司赔偿北京东华原公司为制止侵权行为所支付的合理开支102480元（律师代理费10万元以及公证费2480元）；5.广东博宏公司承担本案的全部诉讼费用。

原审法院认定事实：北京东华原公司于2008年12月30日向国家知识产权局申请名称为“自动两煎煎药机”的发明专利，并于2012年8月29日获得授权，专利号为ＺＬ20081024××××.4。该专利按期缴纳了年费。北京东华原公司在本案中主张的权利要求保护范围为权利要求1-3。该专利权利要求记载：1.一种自动两煎煎药机，包括机箱及安装在该机箱内的煎煮锅、进水管路、排液管路，其特征在于：所述机箱内安装储液桶和控制电路，其中：所述储液桶的安装高度低于所述煎煮锅的锅底；所述进水管路的输入端接自来水，该进水管路中装有流量计和进水阀，该进水管路的输出端分两支：一支接所述煎煮锅的上部进水口，另一支经通气阀接所述储液桶的上部通气口；所述排液管路分为两段，第一段排液管路的输入端接所述煎煮锅的底部出液口，该第一段排液管路的输出端经排液阀接所述储液桶的上部进液口，第二段排液管路的输入端接所述储液桶的底部出液口，该第二段排液管路的输出端接出药阀；所述控制电路控制所述煎煮锅加热，并控制所述进水阀、通气阀、排液阀的通断。2.如权利要求1所述的自动两煎煎药机，其特征在于：所述控制电路由单片机、温度检测电路、按键、显示电路、若干电磁阀驱动电路组成，其中：所述温度检测电路用于检测煎煮锅的煎煮温度，其输入接温度传感器，其输出接所述单片机的定时／计数器的外部计数输入端；所述流量计用于检测加水量，其输出接所述单片机的外部中断输入口；所述按键接所述单片机的用于按键输入的Ｉ／Ｏ口；所述显示电路用于显示煎煮温度、煎煮时间、煎药量，其输入接所述单片机的用于显示输出的Ｉ／Ｏ口；所述电磁阀驱动电路用于驱动各电磁阀，其输入接所述单片机的用于输出驱动的Ｉ／Ｏ口。3.如权利要求2所述的自动两煎煎药机，其特征在于：所述电磁阀驱动电路由电子开关、光耦器、可控硅组成，单片机的一个输出端接该电子开关，该电子开关的输出回路中串接光耦器，该光耦器的输出接该可控硅的触发端，该可控硅串接在电磁阀的电源回路中。

北京东华原公司为证实广东博宏公司的侵权行为，提供了其公证相关微信公众号宣传的消息，主要是关于广东博宏公司投入使用自动煎药机的宣传消息，拟证明广东博宏公司制造、使用了被诉侵权产品。广东博宏公司对上述证据的真实性均无异议，但对关联性有异议，认为不能达到北京东华原公司的证明目的。

广东博宏公司提交了证据如下：1.采购合同书、发票、银行电子回单，拟证明被诉侵权产品合法来源于湖北永安鑫公司；2.实用新型专利，专利申请号为ZL200820122713.5，申请日为2008年9月23日，授权公告日为2009年6月17日，名称为“密闭两煎煎药机”，权利要求内容与涉案发明专利一致。北京东华原公司质证认为：1.对证据1真实性予以确认，但认为合同所涉煎药机是具备两煎功能，且湖北永安鑫公司有专利也是具备储液罐的技术特征；2.对证据2真实性确认，也确认该专利与涉案发明专利是一致的，技术方案也是一致的，但认为涉案发明专利申请日是在2008年，应适用修改前的专利法，即便两者一样，实用新型专利也不构成涉案发明专利的抵触申请，涉案专利有效。

根据北京东华原公司申请，原审法院调取了清远市知识产权局到广东博宏公司处进行专利纠纷处理的材料，案号为粤清知法处字（2018）1号、2号，包括文书、笔录、合同、答辩书、视频、照片等。内容显示：根据北京东华原公司申请，2018年9月11日，清远市知识产权局在广东博宏公司处进行维权执法，现场勘验车间内共有80台煎药机，并进行拍照、视频固定，亦随机查封、扣押了一台样机。2018年9月21日，北京东华原公司向清远市知识产权局申请撤案。清远市知识产权局于同年9月26日退还扣押的样品给广东博宏公司。双方对上述证据的真实性均予以确认。其中，合同约定广东博宏公司向湖北永安鑫公司采购多功能煎药机80台、中药液体包装机20台等；附件一的合同技术指标、设备技术描述中包括“具备二煎功能”“储液桶”等内容，对于“储液桶”的描述为“具备刻度，能够显示桶内的药液量，易清洗，表面光洁、光滑。无毒、耐腐蚀、化学性能稳定，不脱落，不漏液，且不与药物或工艺介质发生化学反应或吸附。”

北京东华原公司另补充提交以下证据：1.（2018）粤广南粤第3707号公证书；2.湖北永安鑫网站备案信息查询（当庭使用北京东华原公司电脑核实）；证据1-2拟证明湖北永安鑫公司官网上许诺销售被诉侵权产品，以及被诉侵权产品的结构；3.《一种全自动多功能密闭二煎煎药机》（申请号201621014277.0），拟证明被诉侵权产品具有储液桶；4.《中药煎药机》（JB/T20133-2010）标准，拟证明煎药机应标有高温警示标志，应具有使用说明书；5.安全标志及其使用导则（GB2894-2008）节选，拟证明其中符号为高温警示标志；6.中药机器煎药规范（ZGYXH/T-37-2015）；7.医疗机构中药煎药室管理规范，拟证明中药机器煎药需要二煎；8.北京东华原公司与广东博宏公司就中药代煎共享平台采购煎药机的沟通记录，拟证明广东博宏公司具有侵权故意（当庭使用北京东华原公司提供的手机核实）；9.湖北永安鑫医疗科技有限公司法定代表人刘峰曾在北京东华原公司工作的档案资料，拟证明湖北永安鑫公司具有侵权恶意；10.北京东华原公司与广州市香雪制药股份有限公司签订的煎药机设备合同及发票，项目实施服务单，拟证明北京东华原公司专利产品的市场价格。

广东博宏公司质证认为，首先，北京东华原公司所提交的所有证据均超过举证期限，不应采纳。其次，具体意见如下：1.对证据1-2，湖北永安鑫公司并非本案当事人，证据与本案无关不予质证；2.对证据3专利文本是否侵权的比对对象是被控产品，真实性合法性认可，关联性不认可，专利不能证明被诉侵权产品的技术特征；3.对证据4-7真实性合法性认可，关联性不认可，不是强制性标准与本案无关。4.对证据8真实性认可，关联性不认可，只能证明双方有沟通不能证明广东博宏公司有侵权的故意，广东博宏公司无从知晓北京东华原公司产品专利的具体情况；5.对证据9无法核对，真实性、合法性、关联性不认可；6.对证据10真实性、合法性、关联性不认可，单方提供的买卖合同，没有体现软件的系统、数量等很有可能是虚构的。

原审庭审当天，原审法院与北京东华原公司、广东博宏公司前往广东博宏公司处进行现场比对，现场共有80台煎药机，北京东华原公司指定了一台煎药机作为被诉侵权产品比对对象，经比对，广东博宏公司认为：1.被诉侵权产品缺少储液桶，故没有权利要求1中所述的“储液桶的安装高度低于所述煎煮锅的锅底”的技术特征；被诉侵权产品进水、出水管在锅底同一回路，故没有权利要求1中“该进水管路中装有流量计和进水阀，该进水管路的输出端分两支”的技术特征，被诉侵权产品只有一支；2.对权利要求2中的“电磁阀驱动电路”有异议，被诉侵权产品用的是继电器电路；3.对于权利要求3，由于权利要求2不落入涉案专利的保护范围，故权利要求3也不落入涉案专利的保护范围。北京东华原公司认为，虽然被诉侵权产品现状是下部进水口，但认为与“一支接所述煎煮锅的上部进水口”是等同。由于广东博宏公司拆除了储液桶，所以将通气阀换成了现在的手动阀。广东博宏公司则认为，端口位置一上一下，不可能构成等同。

在现场比对中，广东博宏公司陈述被诉侵权产品实现复煎功能的步骤：煎药机旁边有一台包装机，药煎好后药液流入包装机的包装桶，如果需要煎第二次，则重新加水，利用煎药机再煎一次，药液也是流入包装桶，将两次的药液混合进行包装。为了验证广东博宏公司所述，现场进行演示，北京东华原公司表示，从演示来看，确实如广东博宏公司所述的复煎方法，但认为利用包装机的包装桶作为储液桶是将储液桶外置，未离开涉案专利权利要求1的限定。

北京东华原公司庭后提交的代理词中补充了比对意见，认为：1.北京东华原公司放弃被诉侵权产品侵犯涉案专利权利要求2、3的主张，仅主张保护涉案专利的权利要求1；2.北京东华原公司主张被诉侵权产品的储液桶外置构成等同侵权，认为涉案专利是储液桶内置并利用高度差输送药液，而被诉侵权产品是将储液桶及部分排液管路外置并利用压力差使药液自煎煮锅流入储液桶，二者是以基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的技术效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能联想到，构成等同。

北京东华原公司为证实其维权费用，提供了民事委托代理合同及律师费发票一张，金额10万元；公证费发票三张，金额分别为1640元、840元及1240元。北京东华原公司没有证据证实其因案涉侵权行为受到的经济损失或广东博宏公司因侵权行为获利数额的证据，请求法院在法定赔偿的范围内酌定广东博宏公司赔偿的金额。另，北京东华原公司提交了其获得了相关荣誉证书的证据。

另查明，原审庭审后经原审法院核对，现场比对的被诉侵权产品与清远市知识产权局于2018年9月11日扣押的样品外形、内部结构一致。

广东博宏公司为有限责任公司，注册资本13672万元，成立日期2002年8月9日，经营范围：医药制造业、批发和零售业等。

原审庭审结束后，北京东华原公司代理律师在提交代理词时补充提交了意见及证据，意见中认为本案未进行法庭辩论，以及北京东华原公司补充提交了证据，请求法庭再次开庭进行审理。原审法院经审查后与北京东华原公司代理律师进行电话工作记录：1.关于法庭辩论，庭审现场比对时经法官询问，双方均明确表示以书面方式提交辩论意见；2.关于北京东华原公司庭后补充提交的证据，包括湖北永安鑫公司宣传册及微信聊天记录，因严重逾期提交及与本案事实查明无明显关联性，原审法院依法不予采纳。

原审法院认为，北京东华原公司是涉案名称为“自动两煎煎药机”，专利号为ＺＬ20081024××××.4的发明专利权人，该专利权处于合法有效状态，其合法权利应受法律保护，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的实施其专利。结合诉辩双方的主张，本案的争议焦点为：一、广东博宏公司实施了何种被诉侵权行为；二、关于专利有效性的问题；三、被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。

关于第一个争议焦点。北京东华原公司主张广东博宏公司实施了制造、使用被诉侵权产品的行为。根据现有证据以及广东博宏公司的抗辩，可认定广东博宏公司实施了使用被诉侵权产品的行为。另根据广东博宏公司提交的证据，可证实被诉侵权产品是采购自湖北永安鑫公司，北京东华原公司对此亦确认。因此，北京东华原公司主张广东博宏公司制造了被诉侵权产品缺乏依据。

关于第二个争议焦点。广东博宏公司认为，涉案的发明专利应属无效专利，并提交了北京东华原公司于涉案发明专利前申请的实用新型专利作为证据。原审法院认为，涉案发明专利的申请日为2008年12月30日，授权公告日为2012年8月29日，北京东华原公司就同样技术方案申请的实用新型专利的申请日为2008年9月23日，授权公告日为2009年6月17日。虽然实用新型专利的申请日在前，但该实用新型目前已到期，而涉案的发明专利目前有效。对于广东博宏公司的该项抗辩，原审法院不予采纳。

关于第三个争议焦点。经比对，被诉侵权产品缺少“储液桶”的技术特征，故与涉案专利权利要求1中的“所述机箱内安装储液桶和控制电路”以及“所述储液桶的安装高度低于所述煎煮锅的锅底”的技术特征不同。相应的进水管路的设置等技术特征亦与涉案专利权利要求1中与储液桶有关的管路设置的相应技术特征不同。在被诉侵权产品缺少“储液桶”及相关技术特征的情况下，被诉侵权产品与涉案专利权利要求1的技术特征不相同亦不等同。

综上所述，被诉侵权产品所采用的技术方案没有落入北京东华原公司涉案专利权的保护范围，北京东华原公司对广东博宏公司提出的侵权指控不能成立，其对广东博宏公司提出的相应诉请缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，原审法院判决：驳回北京东华原公司的全部诉讼请求。

一审案件受理费13800元，由北京东华原公司负担。

本院二审期间，北京东华原公司确认其在二审中提交的情况说明和照片供法院参考，其余相关证据在原审中已经提供，不作为新证据。

本院经审理查明，原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：原审法院于2018年10月24日9时15分，的审理笔录有如下记载：审：现在不进行辩论环节，待进行技术比对后再发表，双方是否清楚？众：清楚。同日13时30分的审理笔录记载：审：现在进行法庭辩论。众：以书面形式提交辩论意见。

原审法院于2019年2月28日的笔录记载：审：针对你方提交的追加被告的申请，经合议庭讨论，本院不予追加，理由是不符合追加被告的要求，现通知你方。曾：清楚。

2018年7月26日，北京东华原公司向原审法院提出证据保全申请。8月16日，原审法院口头告知北京东华原公司的申请不符合证据保全的条件。8月17日，北京东华原公司提出复议申请书。8月20日，原审法院作出民事裁定书，认为北京东华原公司提交的现有证据显示其申请保全的设备不属于可能灭失或者以后难以取得的情况，且其申请的理由也不符合上述法律规定的条件。故驳回北京东华原公司的复议请求。

二审审理中，广东博宏公司确认其收到采购合同中湖北永安鑫公司交付的产品即庭审中用于勘验的产品，其未对被诉侵权产品进行改动。

以上情况有原审法院审理笔录、当事人陈述等在案佐证。

本院认为，本案的争议焦点问题是：一、原审法院审理程序是否存在违反法定程序情形；二、被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；三、如果落入保护范围，广东博宏公司是否应当承担赔偿损失的民事责任。

关于第一个争议焦点。北京东华原公司认为原审法院存在未开庭进行法庭辩论、未追加湖北永安鑫公司为共同被告、未准许证据保全以及未采纳原审庭审后补充提交证据等违反法定程序情形。本院认为，第一，关于法庭辩论。根据原审法院开庭笔录的相关记载，原审法院在告知北京东华原公司可以进行法庭辩论的情况下，北京东华原公司表示以书面的形式提交辩论意见。因此，北京东华原公司在可以通过开庭的方式进行辩论的情况下，同意以书面的形式进行法庭辩论，原审法院并未剥夺北京东华原公司进行辩论的权利。第二，关于证据保全。《中华人民共和国民事诉讼法》第八十一条规定：“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。”第一百零八条规定：“当事人对保全或者先予执行的裁定不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。”本案中，原审法院对于北京东华原公司的证据保全申请不予准许，并且依法对北京东华原公司的复议申请进行了审查，审查程序并不存在违法之处。第三，关于追加被告。侵害知识产权民事纠纷中，生产商和销售商实施的被控侵权行为虽然存在一定的关联，但在生产商和销售商不构成共同侵权的情况下，二者实施的行为属于相互独立的行为，并非必要的共同诉讼。权利人在先行起诉销售商的情况下，如果发现了侵权产品的生产商，可以另案起诉追究生产商的侵权责任。本案中，北京东华原公司针对广东博宏公司提起本案诉讼后，发现被控侵权产品的生产商系湖北永安鑫公司，其可以另案起诉追究湖北永安鑫公司的相关侵权责任，并非必须在本案中将湖北永安鑫公司追加为共同被告。故原审法院不予追加湖北永安鑫公司为共同被告的做法，并不构成程序违法。最后，关于庭审后提交的证据。鉴于北京东华原公司补充的证据系原审法院庭审后提交，明显超出举证期限，原审法院不予采纳，并无不当。综上，本院对于北京东华原公司认为原审法院程序违法的相关上诉意见，不予采信。

关于第二个和第三个争议焦点。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。”本案中，经勘验比对，被诉侵权产品缺少储液桶相关的技术特征，未落入涉案专利权利要求1的保护范围。北京东华原公司认为广东博宏公司对被诉侵权产品进行了更改，应当推定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。广东博宏公司认为其收到湖北永安鑫公司的产品即系用于勘验的产品，并未进行任何改动。本院认为，虽然被诉侵权产品的密封盖、管路等相关零部件设置具有一定的不合理之处，但由于并无优势证据证明被诉侵权产品系广东博宏公司进行的改动，故无法直接根据举证妨碍的规则推定广东博宏公司使用的被诉侵权产品构成侵权。退一步而言，即使认定广东博宏公司对被诉侵权产品进行了改动，应当推定落入涉案专利的保护范围，鉴于本案审理时被诉侵权产品的技术特征已经与涉案专利权利要求1不同，相当于停止了继续使用被诉侵权产品的行为；而且本案中并没有证据证明被诉侵权产品系广东博宏公司制造，也没有证据证明其知道使用的产品系侵害北京东华原公司涉案专利的产品，在其能够提供被诉侵权产品来源信息的情况下，也无需承担赔偿损失的民事责任。北京东华原公司要求停止侵权、赔偿损失的上诉请求，也无法得到支持。因此，综合现有证据尚无法证明广东博宏公司对被诉侵权产品进行了改动，不能证明被诉侵权产品系落入涉案专利保护范围的侵权产品，广东博宏公司无需承担相应的侵权责任。对于北京东华原公司的相关上诉请求，本院不予支持。

综上所述，北京东华原公司的上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费13800元，由上诉人北京东华原医疗设备有限责任公司负担。

本判决为终审判决。

审判长 刘晓军

审判员 凌宗亮

审判员 唐小妹

二〇一九年九月二十七日

法官助理汤丽妮

技术调查官丁雷

书记员王怡

裁判要点