【裁判要旨】将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品并销售的，如果该零部件属于另一产品在正常使用状态下无法被看到的内部结构，则该行为属于对该外观设计专利的使用行为，不宜被认定为专利法第十一条禁止的销售侵权行为，不构成专利侵权。
□案号 一审：（2018）粤73民初323号 二审：（2019）粤民终117号
【案情】
原告：重庆东登科技有限公司（以下简称东登公司）。
被告：广东省东莞市锦国自动化科技有限公司（以下简称锦国公司）、吴龙泉、蒋兴国。
东登公司是名称为“驱动电路板（DSMART）”外观设计专利（专利号为ZL201630452150.6）的专利权人，其诉称锦国公司、吴龙泉、蒋兴国制造、销售侵害其涉案专利的侵权产品，请求判令：锦国公司立即停止制造、销售侵权行为并销毁侵权产品、半成品及专用模具；由锦国公司赔偿其经济损失及合理维权费用5万元，并在《南方都市报》上公开赔礼道歉、消除影响，由吴龙泉、蒋兴国承担连带赔偿责任；由锦国公司、吴龙泉、蒋兴国承担本案诉讼费用。
涉案专利申请日为2016年8月31日，授权公告日为2017年2月8日，目前处于有效状态。专利简要说明指出：该外观设计专利产品是用于驱动器的电路板，设计要点在于产品的形状，最能表明设计要点的图片或照片是立体图。专利授权公告部分图片如下：
2017年7月18日，东登公司代理人丁某某与公证处公证人员到锦国公司处以8000元的价格公证购买了两套纠偏系统设备，同时取得手册两本和送货单、收据各一张，并由公证人员对以上物品进行拍照、封存。该两套设备及其外包装、检测报告、手册上均印有锦国公司的名称，送货单和收据上亦盖有锦国公司的印章。收据记载“兹收到丁某某货款8000元（纠偏2套）”。送货单记载控制箱、执行器、传感器等产品各两套，共计8000元。东登公司将以上公证封存设备的不同部件分别作为被诉侵权产品在本案及（2018）粤73民初324等6个案件中起诉。拆开公证封存完整的包裹，里面装有无刷纠偏系统的控制箱，型号为“AG6916B”，控制箱内装有本案被诉侵权产品。其中，在控制箱内部装有本案被诉侵权电路板。控制箱在正常使用时无需打开上盖，拆开控制箱的上盖方可看见被诉侵权电路板。锦国公司确认该纠偏系统系其生产、销售。
被诉侵权电路板设计如下：
（图略）
主视图
（图略）
后视图
将控制箱内的电路板与涉案专利进行比对，锦国公司、吴龙泉、蒋兴国认为两者不相同也不近似。东登公司认为两者构成相同。
锦国公司、吴龙泉、蒋兴国为证明其有在先使用权，提交了江某某出具的证明、发票11张、送货单和赠送单10张等。其中，江某某的证明记载，2018年6月28日，江某某称其于2016年5月1日受锦国公司委托设计驱动电路板、显示电路板、发射电路板和接受电路板，并于2016年5月3日完成锦国公司的委托，其对该电路板的原创性予以确认，其设计的驱动电路板与前述控制箱内的电路板在外观上呈镜像关系。发票显示销售方为锦国公司，货物名称为“光电纠偏机”“纠偏传感器”“纠偏控制器”。送货单、赠送单显示出货公司为锦国公司，产品包括“AG6916B”控制箱等。东登公司质证认为，证人江某某未出庭作证，对其证言的真实性、合法性、关联性均不确认。并无证据证明发票上记载的货物与本案纠偏系统或者控制箱的关系，对其关联性不予确认。送货单和赠送单为东登公司单方出具，对其真实性不予确认。
锦国公司确认制造被诉侵权产品需要用到专用模具。
另查明，锦国公司为自然人独资有限责任公司，经营范围包括生产、研发、销售、维护自动化设备。2016年8月18日，其股东变更为吴龙泉。蒋兴国曾为锦国公司监事，在锦国公司设立期间同时在东登公司处担任销售员一职。
【审判】
广州知识产权法院认定被诉侵权电路板的设计落入本案专利的保护范围，锦国公司未经许可生产、销售被诉侵权产品，构成专利侵权。锦国公司提出的先用权抗辩因证据不足不予支持。锦国公司为一人有限责任公司，吴龙泉作为其股东未举证证明其财产独立于锦国公司财产，对锦国公司的债务承担连带责任。遂判决：一、锦国公司于判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵害东登公司专利号为ZL201630452150.6、名称为“驱动电路板（DSMART）”的外观设计专利权的产品，并销毁库存侵权产品、半成品及生产侵权产品的专用模具；二、锦国公司于判决发生法律效力之日起10日内赔偿东登公司经济损失及合理维权费用共5万元；三、吴龙泉对锦国公司上述第二项债务承担连带赔偿责任；四、驳回东登公司的其他诉讼请求。
锦国公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。
广东高院审理认为，二审争议的焦点之一为锦国公司有无实施制造、销售被诉侵权电路板的行为。锦国公司自认其制造、销售了纠偏系统及控制箱，但认为被诉侵权电路板属于控制箱的内部零部件，仅发挥技术功能，其行为不属于专利法第十一条禁止的制造、销售他人专利产品的行为。对此，法院认为，尽管本案公证购买的是纠偏系统，其中包括控制箱等，但东登公司起诉本案的侵权产品是控制箱中的电路板。因此，看锦国公司有无制造、销售的侵权行为，就要看锦国公司的行为是否属于对被诉侵权电路板的制造和销售。
关于锦国公司是否存在制造侵权产品的问题。由于公证购买的产品实物和随附的《纠偏操作手册》上印有锦国公司的名称，锦国公司亦确认纠偏系统及其控制箱为其制造、销售，而锦国公司并未对控制箱中的被诉侵权电路板系来源于他人进行主张和举证，相反，锦国公司在一审时还主张被诉侵权电路板系其委托案外人江某某设计。因此，在无相反证据的情况下，二审法院维持了一审法院关于锦国公司制造被诉侵权产品的认定。
关于锦国公司是否存在销售侵权的问题。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利权纠纷解释》）第12条第1款、第2款规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”本案中，锦国公司的行为系制造被诉侵权电路板，并将被诉侵权电路板作为控制箱的零部件、制造另一产品控制箱并整体销售。因此，锦国公司未经专利权人许可，将被诉侵权电路板作为零部件制造另一产品（控制箱）并予以销售的行为是否构成侵权，取决于被诉侵权产品在锦国公司销售的控制箱中是否仅具有技术功能。经查，被诉侵权电路板在控制箱中属于内部结构，只有在拆开该控制箱的上盖时才可以被看到，在一般消费者正常使用该控制箱时无法被看到，故被诉侵权电路板在正常使用中仅起到技术作用与效果，不产生视觉效果，不属于专利法意义上的销售外观设计专利产品的行为。因此，对一审法院关于锦国公司构成销售侵权的认定予以纠正。
广东高院判决：一、维持一审判决第二项、第三项；二、撤销一审判决第四项；三、变更一审判决第一项为：锦国公司于判决发生法律效力之日起立即停止制造侵害东登公司涉案外观设计专利权的产品，并销毁库存侵权产品、半成品及生产侵权产品的专用模具；四、驳回东登公司的其他诉讼请求。
【评析】
本案涉及涉零部件外观设计专利侵权产品的使用和销售行为的辨别。准确区分被告的行为，直接关系到专利侵权是否成立的定性和侵权责任类型、赔偿数额的认定，属于专利侵权判断中不可回避的核心问题。而对于涉零部件产品，司法实践中对使用和销售行为也极容易混淆，有必要予以详细探讨。
一、专利法不禁止对外观设计专利的使用行为
专利法第十一条规定，未经专利权人许可，任何单位和个人不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口发明和实用新型专利产品，不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。因此，外观设计专利的保护与发明、实用新型不同，单纯使用外观设计专利的行为不构成侵权。
专利产品的使用，顾名思义，是指对产品的使用价值进行利用的行为。产品的使用价值既包括装饰性价值，也包括功能性价值。我国专利法及其司法解释中并不存在使用外观设计一说，仅限于在发明和实用新型专利的语境下探讨，故对专利产品的使用，主要是指对专利产品功能性价值的利用。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第104条也规定：“使用外观设计专利产品，是指该外观设计产品的功能、技术性能得到了应用。”
对外观设计不禁止使用的理解应结合外观设计制度的立法宗旨来考虑。外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计制度的保护对象是产品上的工业设计，而不包括产品本身的实用功能。当未经许可使用外观设计产品时，使用的是产品的实用功能，并未触及工业设计这一保护对象，因此不被禁用。
二、涉零部件产品的销售侵权规则分析
《专利权纠纷解释》第12条第1款、第2款规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”虽然以上司法解释中仅规定将发明和实用新型专利产品作为零部件制造另一产品属于对该发明和实用新型专利的使用，在外观设计中并未作使用的认定，但由于将零部件制造另一产品这一表面行为的定性，对于发明、实用新型和对于外观设计专利而言并无本质区别，而外观设计专利本身并无使用排他权，立法语言中对外观设计专利规定使用行为本身并无必要，故以上关于使用在两类不同专利中的不同规定应该视为立法技术上的要求，而不是说对外观设计而言，将专利产品作为零部件制造另一产品不视为对专利产品的使用。因此，从法的体系解释来看，以上司法解释的规定可以解读为，将侵犯他人专利权的产品作为零部件制造另一产品的，属于对专利的使用行为；进一步销售该另一产品的，则根据专利的类别以及具体的使用情况来看是否认定为销售。
与发明或者实用新型专利制度保护技术方案不同，外观设计制度保护的客体是产品的外观，看重的是产品的外观给人带来的视觉感受。在将侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品并销售时，如果该零部件在另一产品中发挥了设计功能的，则视为另一产品在销售过程中利用了外观设计专利的视觉效果，仍然属于对该外观设计专利的销售行为；如果该零部件在另一产品中仅具有技术功能，则视为该零部件对另一产品的整体视觉效果不产生影响，外观这一客体在该另一产品的销售过程中未产生贡献，不属于对该外观设计专利的销售行为，仍然为使用行为，不构成侵权。
三、如何认定仅具有技术功能
将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品并销售的，如果该零部件在另一产品中无法被看到，该零部件是否可以被认定为仅具有技术功能？一种观点认为，如果该零部件在另一产品的一般和正常使用状态下无法被看到，即可认定为仅具有技术功能。另一种观点认为，只有当该零部件在另一产品的所有使用状态下均无法看到，才可以被认定为仅具有技术功能。
对于何为仅具有技术功能，以什么视角和标准来进行判断，专利法及其司法解释并无明确规定。由于外观设计制度保护的客体是产品的外在整体视觉效果，理论上侵权行为认定时所采用的判断标准与侵权比对时并无不同，故可以结合外观设计制度的立法目的，参考外观设计专利侵权比对的一般规则来判断。《专利权纠纷解释》第10条、第11条规定，外观设计的侵权比对应该以该专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力来判断，产品正常使用时容易被观察到的部位相对于其他部位对整体视觉效果更具影响。因此，在具体区分某一零部件在另一产品中是否仅具有技术功能时，可遵循外观设计侵权判断的一般标准，以一般消费者的知识水平和认知能力，以产品正常使用时的状态来判断。本案中，电路板为落入涉案外观设计专利保护范围的侵权产品，锦国公司以电路板为零部件制造了另一产品控制箱，对是否仅具有技术功能的判断应以控制箱的一般消费者为视角，分析控制箱的一般消费者在使用控制箱时的正常使用状态情况。由于一般消费者在正常使用该控制箱时无需拆开上盖操作，除非是出于维修或者其他特殊目的，电路板在控制箱正常使用时无法被看到，视为该电路板对控制箱的整体视觉效果不产生影响，可以认定为该电路板对控制箱仅具有技术功能，不属于专利法意义上的销售侵权。
四、涉零部件产品的销售侵权判断方法
总结审判经验，为确保对涉零部件产品的销售侵权进行有章法的判断，可采用“三步法”来进行分析。第一步，明确被诉侵权产品的内容。我国现在产业分工细化，处于同一制造链上可以存在很多产品。公证保全的同一物品在不同诉讼中被诉的内容可能并不相同。例如，本案中，公证购买的是纠偏系统产品，该产品分为控制箱、执行器、传感器三块可独立销售的产品，在控制箱中又使用了电路板等零部件。唯有固定被诉侵权产品的内容，方可准确结合被告的行为判断其行为相对于侵权产品的内容与形式。确定被诉侵权产品的内容可结合涉案专利的内容、原告起诉时的明确主张来判断。本案中，涉案专利是电路板，原告起诉的也是电路板，因此，控制箱内使用的电路板才是被诉侵权产品，被告对电路板的行为才是本案侵权行为的内容。第二步，确定被诉侵权产品的对外销售形式。本案中，根据公证书的记载和锦国公司用于主张先用权抗辩的销售记录等证据记载，锦国公司是将纠偏系统或者控制箱整体销售，并未单独销售被诉侵权电路板。因此，本案的销售侵权分析重点在于，锦国公司制造被诉侵权电路板，并将被诉侵权电路板作为零部件，制造另一产品控制箱并整体销售控制箱的行为是否构成对电路板专利产品的销售侵权。第三步，判断被诉侵权产品在对外销售产品中是否仅具有技术功能。本案中，被诉侵权电路板在控制箱中属于内部结构，只有在拆开该控制箱的上盖时才可以被看到，在一般消费者正常使用该控制箱时无法被看到，不产生视觉效果，可认定为仅起到技术作用与效果，不属于专利法意义上的销售外观设计专利产品的行为。
